Khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ, Văn phòng sáng chế và nhãn hiệu Mỹ (USPTO) sẽ tiến hành thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu xem liệu có đảm bảo các quy định của pháp luật Mỹ hay không. Trong trường hợp không đảm bảo các quy định thì USPTO có thể từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu đó. Dưới đây là những lưu ý mà chủ đơn cần ghi nhớ nếu đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ bị từ chối:

Không chỉ ở Mỹ, mà tất cả các cơ quan sở hữu trí tuệ khác trên thế giới đề cho chủ đơn một khoảng thời gian nhất định để phản hồi thông báo từ chối. Cụ thể, ở Mỹ, pháp luật đã ấn định một khoảng thời hạn nhất định để người nộp đơn trả lời các thông báo của cơ quan sở hữu trí tuệ. Trước đây, thời hạn này là 6 tháng kể từ ngày ra thông báo từ chối, tuy nhiên từ 3/12/2022 thì thời hạn này rút ngắn xuống còn 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn có ý kiến trả lời thông báo từ chối nội dung cho đơn đăng ký nhãn hiệu tại quốc gia này. Việc rút ngắn thời hạn sẽ rút ngắn thời gian thẩm định đối với đơn đăng ký nhãn hiệu. Nếu người nộp đơn trả lời không đúng hạn hoặc không có ý kiến trả lời, đơn đăng ký sẽ bị hủy và phí đăng ký sẽ không được hoàn lại, cùng với đó là nhãn hiệu sẽ không được đăng ký. Nếu đến thời hạn mà người nộp đơn cần thêm thời gian để chuẩn bị hồ sơ phúc đáp thì có thể yêu cầu gia hạn thêm một kì hạn trả lời là 03 tháng và nộp phí gia hạn tương ứng. Đối với đơn đăng ký ở Madrid, thời hạn phản hồi thông báo từ chối vẫn giữ nguyên thời hạn trong vòng 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo để được xem xét kịp thời và không gia hạn thêm thời gian. Vì vậy, chủ đơn cần nắm chắc và chính xác thời hạn mà các cơ quan sở hữu trí tuệ cho phép để có thể trả lời đúng hạn.

Khi thẩm định nội dung, có một số căn cứ từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu thường thấy là: (i) nhãn hiệu có “khả năng gây nhầm lẫn” với nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nộp đơn trước đó; (ii) nhãn hiệu chỉ mang tính mô tả và mô tả sai lệch về sản phẩm dịch vụ; (iii) nhãn hiệu mô tả địa lý và chỉ dẫn sai về địa lý. Ngoài ra có thể còn có một số nguyên nhân khác về mặt hình thức như mô tả nhãn hiệu không thống nhất với mẫu nhãn nộp kèm, phân loại sản phẩm, dịch vụ chưa đủ cụ thể để phân loại trong nhóm đó, các thông tin cung cấp chưa đầy đủ như email của chủ đơn,…. Tùy thuộc vào nguyên nhân từ chối khác nhau sẽ có phương án phản hồi phù hợp riêng. Tuy nhiên để hạn chế trường hợp nhãn hiệu rơi vào các trường hợp như mô tả thì trước khi nộp đơn, chủ đơn nên tìm hiểu các dấu hiệu có thể đăng ký nhãn hiệu. Ngoài ra để tránh việc nhãn hiệu bị trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu có trước, chủ đơn cũng có thể tiến hành thủ tục tra cứu trước khi nộp đơn. Bên cạnh đó, sau khi nhận được trả lời của USPTO về việc từ chối thì chủ đơn có thể xem USPTO từ chối dựa trên căn cứ nào. Sau khi xác định được căn cứ từ chối, người nộp đơn sẽ xem xét những phương án vượt qua (nếu có). Trong trường hợp có căn cứ để trả lời và vượt qua từ chối, người nộp đơn cần có ý kiến trả lời bằng văn bản và đúng thời hạn nêu trên. Tất nhiên những phương án này chỉ làm hạn chế nguy cơ bị từ chối chứ không thể loại bỏ hoàn toàn khả năng bị từ chối.

Nếu chủ đơn nộp đơn qua Hệ thống Madrid thì tại thời điểm nộp đơn không cần thông qua tổ chức đại diện tại Mỹ. Tuy nhiên nếu đơn có thông báo dự định từ chối thì người nộp đơn bắt buộc phải qua đại diện tại Mỹ để thực hiện thủ tục trả lời từ chối. Còn đối với chủ đơn nộp đơn trực tiếp, khi nộp đơn cũng như khi bị từ chối và cần trả lời thì bắt buộc phải thông qua một tổ chức đại diện/ công ty luật tại Mỹ. Điều này áp dụng với tất cả các nước chứ không chỉ riêng Mỹ bởi các cơ quan Sở hữu trí tuệ không thể liên hệ và làm việc trực tiếp với chủ đơn ở nước ngoài nếu không thông qua một đại diện trong nước. Ngoài ra việc trả lời từ chối cũng cần tuân thủ theo quan điểm, pháp luật tại mỗi nước, do đó công ty luật tại các nước sẽ hiểu rõ hơn. Nếu trong trường hợp làm việc thông qua một công ty luật tại nước sở tại, chúng tôi có lời khuyên rằng chủ đơn cũng nên thông qua một đơn vị tư vấn tại Việt Nam để làm việc với đại diện Mỹ. Bởi các công ty luật khi làm việc sẽ dễ dàng hơn về thuật ngữ pháp lý, cũng như có lời khuyên phù hợp với chủ đơn hoặc theo dõi tình trạng, thời hạn,….tránh bị bỏ sót.